Что происходит с компенсацией за нарушение исключительных прав на товарный знак
Сопровождая споры по защите исключительных прав, авторы статьи довольно часто сталкиваются с вопросом, насколько защита интересов прав интеллектуальной собственности отражает потребности и интересы правообладателей. Другими словами, удовлетворены ли правообладатели результатами споров по защите прав и как влияет текущая судебная практика на развитие института защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ведь, очевидно, ценность интеллектуальных прав не может существовать, а тем более возрастать без эффективного механизма их защиты.
В данном разрезе определение размера компенсации как меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав является одним из острых и обсуждаемых и одновременно самым неопределенным вопросом.
Расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак определен в п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ):
Размер компенсации по п. 1 является плавающим, самостоятельно определяется правообладателем и утверждается судом, исходя из характера нарушения, по п. 2 — рассчитывается правообладателем на основании сведений о количестве и стоимости контрафактных товаров, умноженных на два, либо, двойной стоимости права использования.
Указанные критерии «помогали» обосновывать размер компенсации как правообладателю, так и суду.
При этом Постановление № 5/29 не содержало положений, касающихся и разъясняющих вопрос определения двойной стоимости контрафактных товаров, что очевидно толковалось правообладателями, как то, что заявляемый таким образом размер компенсации не подлежит снижению.
Однако положение о применении размера двукратной стоимости контрафакта при расчете компенсации и невозможности размера такой компенсации судами применялись по-разному, в ряде судебных дел размер компенсации снижался, а судами принимались критерии определения размера компенсации, обосновывающие размер на основании пп. 1 ст. 1515 ГК РФ.
П. 3.4. Постановление № 5/29. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.
Анализ судебной практики показывает разные пути правоприменения при расчете компенсации, исходя из двукратной стоимости права: встречались и необоснованное снижение компенсации, и полное удовлетворение заявленного правообладателем размера. Вопросов становилось все больше, а единообразия в практике все меньше.
Ситуация усложнилась, когда ряд правообладателей стали воспринимать защиту интеллектуальных прав как способ обогащения. Массовые иски к индивидуальным предпринимателям за реализацию одной единицы товара стоимостью не более 1000 руб. при заявленном размере компенсации больше в 50, 100, 300 раз поставили арбитражные суды в тупик, что послужило обращением Арбитражного суда Алтайского края в Конституционный суд.
В апреле 2017 г. Верховный суд рассмотрел жалобу по вопросу снижения компенсации, рассчитанной по двойной стоимости контрафактных товаров (Постановление от 18 апреля 2017 г. по делу № А40- 131931/2014, далее — Постановление). Истец обратился с кассационной жалобой к Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ о признании неверным толкование судами положений пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. По указанному делу истец обратился в суд за защитой прав на товарный знак. В рамках дела был доказан объем нарушения, его длящийся характер, представлены доказательства, подтверждающие стоимость контрафактных товаров, которая составила 10 440 600 руб. Арбитражный суд снизил компенсацию практически в 100 раз, удовлетворив требования в размере 100 000 руб. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали решение.
При подаче жалобы в Верховный суд истец указал на выбранный им способ расчета компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, который, по его мнению, не является подлежащим снижению. Истец обратил внимание, что в случае применения позиции о возможности снижения судом двойной компенсации, наличие пп. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ теряет смысл. Названные доводы признаны обоснованными и были рассмотрены на заседании в судебной коллегии Верховного суда.
Разбираясь в деле и складывающейся практике снижения компенсаций, Верховный суд указал, что правовая позиция Конституционного суда РФ, изложенная в п. 2 постановления от № 28-П с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, может быть применена:
Важно, что Верховный суд указал, что суды не вправе снижать размер компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ по собственной инициативе.
Однако, несмотря на разумные толкования Верховного суда, Постановление не нашло широкого применения в судебной практике, которая продолжала идти различными путями в вопросе присуждения компенсации по-разному соблюдая баланс интересов сторон с учетом:
• превентивного характера защиты исключительных прав, потому как в противном случае, нарушитель не будет мотивирован и заинтересован в соблюдении интеллектуальных прав;
• обстоятельств, что компенсация не должна ставить нарушителя в тяжелое финансовое положение или приводить к банкротству, одновременно с этим не должна приводить к неосновательному обогащению правообладателя.
В 2019 г. ВС РФ выносит Постановление № 10 от 23.04.2019, положения которого во многом внесли ясность в применении способов расчета компенсации.
Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.
Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.
Интересным можно признать положения в отношении двукратной стоимости контрафактных товаров, которые указывают, что при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Ранее судами принималась минимально известная стоимость контрафактных товаров, например, таможенная.
Так, в 2020 г. в категории дел о незаконном ввозе была присуждена самая большая по размеру компенсация, рассчитанная по двукратной стоимости контрафактных товаров — 30 845 368 руб. (дело № А40-24634/20), предлагаемых к продаже в розничном магазине.
Постановление № 10 также закрепило, что снижение размера компенсации, заявленной истцом в двойном размере, применяется только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.
Разъяснения Постановления № 10 о компенсации, рассчитываемой в размере двукратной стоимости не удовлетворили судебное сообщество, что привело к последующему обращению в Конституционный суд Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. 24.07.2020 было вынесено Постановление КС № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», которое обобщило и указало возможность снижения компенсации в размере двойной стоимости при условии: если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Во исполнение постановления КС РФ от 24.07.2020 № 40-П в Госдуму уже внесен законопроект о внесении поправок в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, дополнив его следующим.
Размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, установленный подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела может быть снижен судом, если размер указанной компенсации многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков. При этом размер данной компенсации не может быть менее стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Насколько разумной и применимой на практике будет данная норма, сказать трудно. Спорной представляется ситуация, когда в обосновании размера компенсации необходимо предоставлять и размер понесенных убытков правообладателя, от доказывания которых он освобожден нормами гражданского законодательства о компенсации. По мнению авторов статьи, применение указанной нормы не приведет к взысканию обоснованного размера компенсации, рассчитанного по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.
Наличие контрафактных товаров в России — это серьезная проблема, поэтому борьба с контрафактом важна не только в рамках публично-правовой, но и в рамках гражданско-правовой ответственности, в особенности в отношении товаров, способных нанести вред жизни и здоровью граждан. Невозможно эффективно бороться с контрафактом при отсутствии компенсационной меры воздействия, на нарушителя. Правообладатели несут расходы на регистрацию товарных знаков, на их продвижение и маркетинг, несут расходы на судебные процессы по защите исключительного права, а в итоге получают минимальную компенсацию, которая, очевидно не приводит и не может привести к прекращению незаконной деятельности.
Хотелось бы отметить определение критериев размера компенсации с характеристики правообладателя, поскольку они часто остаются без внимания судей и, как правило, не учитываются при определении размера компенсации.
Полагаем, что критериями при определении размера могут быть: репутация правообладателя, адекватность (соразмерность) заявленной компенсации допущенному нарушению. Необходимо учитывать также известность правообладателя, его товаров или услуг, оценивать маркетинговые расходы на рекламу и продвижение товаров. При этом, если правообладатель за реализацию одного двух недорогих товаров требует компенсации в десятки раз больше стоимости этого товара, массово подавая иски, представляется разумным и обоснованным рассматривать такое поведение как злоупотребление.
При определении размера компенсации необходимо учитывать характер нарушения, поведение ответчика, длительность незаконного использования объектов и иные обстоятельства. В частности, являются ли товары контрафактными (поддельными), действовал ли ответчик намеренно и умышленно, срок использования, допускал ли ранее нарушение исключительных прав третьих лиц, характер деятельности ответчика, здесь также может быть учтена степень известности нарушителя, например, если торговый объект или сайт нарушителя являются таковыми в определенном регионе или сегменте рынка.
С учетом планируемых изменений ст. 1515 ГК РФ, ситуация в части определения и присуждения заявленной правообладателем компенсации будет меняться, какой будет новая практика — покажет время.
